地名可以作为商标吗（地名商标的正当使用）
地名可以作为商标吗（地名商标的正当使用）一审：（2017）鲁04民初212号【案号】文/最高人民法院 唐弦【裁判要旨】侵害商标权案件中，在涉案商标具有地名含义的情况下，商标权人不能禁止他人为表明其产品产地正当使用该文字。司法实践中判断是否构成对地名商标的正当使用，应当结合被诉侵权人的使用目的、使用方式、是否会导致相关公众产生混淆误认等因素进行综合判断。
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地名商标的正当使用
文/最高人民法院 唐弦
【裁判要旨】
侵害商标权案件中，在涉案商标具有地名含义的情况下，商标权人不能禁止他人为表明其产品产地正当使用该文字。司法实践中判断是否构成对地名商标的正当使用，应当结合被诉侵权人的使用目的、使用方式、是否会导致相关公众产生混淆误认等因素进行综合判断。
【案号】
一审：（2017）鲁04民初212号
二审：（2018）鲁民终385号
再审审查：（2019）最高法民申376号
再审判决：（2019）最高法民再210号
【案情】
原告：河北省石家庄市制酒厂有限公司（以下简称石家庄制酒厂）。
被告：山东穆柯寨酒业有限公司（以下简称穆柯寨公司）、山东省枣庄市台儿庄穆柯寨酒业有限公司市中办事处（以下简称市中办事处）。
2003年9月7日，石家庄制酒厂经核准注册了第3310477号“天下第一庄”文字商标，核定使用商品为第33类酒（饮料）、黄酒、果酒。2016年7月11日，石家庄制酒厂在市中办事处公证购买了穆柯寨公司生产的第二届中国非物质文化遗产展览会纪念酒1瓶，取得提袋1个。酒瓶及酒盒上均载明生产商为穆柯寨公司；酒盒正面标明了“穆柯寨及图”商标、酒精度、净含量、香型及生产商名称；酒盒右侧自上至下依次为“天下第一莊”（文字逆序排列）、【台儿庄古城】、非遗标识、香型、原料、生产许可证号、产地、客服热线及“叁拾年藏”字样；提袋正面自上至下依次为非遗标识、“第二届中国非物质文化遗产博览会纪念酒”“中国台儿庄2012. 09”字样及穆柯寨公司名称；提袋左右两侧自上至下均依次为“天下第一莊” （文字逆序排列）、【台儿庄古城】、非遗标识、“中国台儿庄非物质文化遗产产品”字样及电话和网址；调拨单载明产品为非博纪念酒，数量1坛，单价830元。
石家庄制酒厂向山东省枣庄市中级人民法院（以下简称一审法院）起诉，请求判令被告立即停止在其生产和销售的酒水外包装上使用“天下第一庄”字样的侵权行为，并连带赔偿原告各项经济损失共计12万元。
【审判】
一审法院经审理认为，穆柯寨公司、市中办事处将“天下第一莊”（文字逆序排列）标识使用在涉案商品外包装盒及手提袋侧面，且字体较大，位置较为突出醒目，标识性效果较强，足以起到识别产品来源的作用，应认定为商标性使用。其次，涉案商品标注的“天下第一莊”标识，虽字体繁简、文字排列顺序与石家庄制酒厂“天下第一庄”商标不同，但将二者隔离开来，以相关公众的一般注意力标准进行整体和主要部分比对，二者均由5个手写体汉字构成，文字构成基本一致，汉字读音、含义也相同。穆柯寨公司、市中办事处使用的“天下第一莊”标识虽然文字逆序排列，但一般公众对其识读的顺序仍与石家庄制酒厂“天下第一庄”商标相同，故应认定涉案商品标注的“天下第一莊”标识与石家庄制酒厂注册商标构成近似。再次，涉案标识所使用的商品为酒水，与石家庄制酒厂商标核定使用商品为同一种商品。穆柯寨公司、市中办事处在同一种商品上使用与石家庄制酒厂注册商标近似的标识，容易导致相关公众认为其商品与石家庄制酒厂存在某种联系，客观上会损害石家庄制酒厂注册商标的识别度和正当使用，因此，穆柯寨公司、市中办事处的行为侵害了石家庄制酒厂注册商标专用权。穆柯寨公司、市中办事处辩称其所用标识与石家庄制酒厂商标区别明显因而不构成侵权等理由不能成立。在商品上使用标识是一种商业行为，其目的是宣传、推销商品，吸引消费者对商品的注意和识别商品，穆柯寨公司、市中办事处辩称其目的是宣传台儿庄古城的理由依据不足，不能成立。另外，石家庄制酒厂的注册商标专用权在全国范围内均应得到认可和保护，法律也不以误认或混淆的实际发生为侵权认定要件，穆柯寨公司、市中办事处以销售区域不重合而认为不构成侵权的理由不成立。据此，判决停止侵权，赔偿损失15000元。
穆柯寨公司不服，提起上诉。山东省高级人民法院二审认为：虽然穆柯寨公司、市中办事处举证证明台儿庄自古称“天下第一莊”等事实，但被诉侵权商品中对“天下第一莊”的使用并不属于商标法第五十九条规定的正当使用情形，被诉侵权商品中的“天下第一莊”字体明显比其他字体大，且作为装潢用于包装等显著位置，系用于识别商品来源的商标性使用。被诉侵权商品与涉案商标核定使用商品均为酒类，被诉侵权标识与涉案商标亦在视觉上基本无差别，容易导致混淆，所以，穆柯寨公司、市中办事处生产销售被诉侵权商品的行为侵害了涉案商标权。一审判决并无不当。据此，山东高院判决驳回上诉，维持原判。
二审判决作出后，穆柯寨公司和市中办事处仍不服，向最高人民法院申请再审。
最高法院在再审审查阶段，根据当事人提供的证据，补充查明：台儿庄当地多家企业生产的多类商品或相关包装上标注有“御笔”“天下第一莊”字样。
最高法院经审查认为，根据原审法院查明的事实，穆柯寨公司已经举证证明台儿庄古称“天下第一庄”。本院补充查明台儿庄地区企业在其产品或者包装上普遍使用“御笔”及“天下第一莊”字样，主要系借用乾隆皇帝御笔，以御笔题写的“天下第一莊”指代台儿庄，因此台儿庄相关企业使用该御笔书写文字，意在指明其所在地曾被乾隆皇帝御笔封为天下第一庄。穆柯寨公司在产品上使用“天下第一莊”亦属此性质，故穆柯寨公司在其相关产品上使用“天下第一莊”系作为台儿庄的别称，发挥地名标识的作用。根据商标法第五十九条的规定，含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用，因此即使“天下第一庄”已经注册为商标，其商标权人也不能禁止台儿庄当地企业为表明其产品产地正当使用该文字。故，穆柯寨公司生产的被诉侵权产品未侵害石家庄制酒厂的涉案商标权，市中办事处作为合法商品的销售商亦未侵害涉案商标权。原审法院认定其构成侵犯商标权，认定事实、适用法律均有错误，应予以纠正。穆柯寨公司、市中办事处的再审申请符合民事诉讼法规定的有关情形，应予以支持。最高法院提审后改判，判决撤销一、二审判决，驳回石家庄制酒厂全部诉讼请求。
【评析】
一、地名商标的保护范围
地名商标，是指将行政区划的地理名称或其他地理区域的名称、历史地名等作为文字商标的内容或主要内容进行使用或者予以注册的商标。
我国商标法第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”
2021年版《商标审查审理指南》关于“含地名标志的审查审理”部分指出：本条中的县级以上行政区划包括县级行政区划，如县、自治县、县级市、市辖区等；地级行政区划，如市、自治州、地区、盟等；省级行政区划，如省、直辖市、自治区；特别行政区，即香港特别行政区和澳门特别行政区；台湾地区。县级以上行政区划的地名以我国民政部发布的《中华人民共和国行政区划简册》为准。本条中的县级以上行政区划地名包括全称、简称，以及省、自治区、直辖市、特别行政区，省会城市、计划单列市、著名旅游城市名称的拼音形式。公众知晓的外国地名，是指我国公众知晓的我国以外的其他国家或地区的地名。地名包括全称、简称、外文名称和通用的中文译名，如“东京”“纽约”等。我国公众不熟知的外国地名，不在禁止之列。该审理指南同时指出，以地名作为商标本身缺乏显著性或显著性较弱，不利于消费者区分商品和服务的来源，容易造成混乱。县级以下的行政区划或我国公众不知晓的外国地名虽然不属于该款情形，但若相应地域本身以生产某种商品或提供某种服务闻名，仍要结合申请使用的商品与服务综合判断是否属于误认情形。
本案中的诉争商标为“天下第一庄”，虽然从文字表面来看，并不直接包含地名，但根据原审查明的事实，当事人已举证证明台儿庄古称“天下第一庄”，故“天下第一庄”实际包含地名要素，指向的是古称，属于地名商标。地名本身属于一种非常重要的公共资源和信息，故它在被作为商标时通常显著性较弱，低于普通商标，不宜由商标权人独占，否则势必造成对公共可利用资源的垄断和对同业竞争者的不合理限制。因为在一个地方可能有很多人生产同一种商品或提供同一种服务，允许一个人将该地名注册为商标，会造成对其他在同一地方生产同一种商品或提供同一种服务的人不公平的影响，故在地名被作为商标的情况下，合理界定其保护范围尤为重要。商标的显著性与商标的识别功能呈正比，基于商标的基本功能，商标权的保护范围大小与商标的显著性显著相关，显著性越强的商标，其可以获得的保护范围就越宽，保护强度相应就越大；反之，其保护范围和强度越窄，否则会妨碍其他市场主体的正当使用，影响公平竞争的市场秩序。
二、商标正当使用的理论基础及相关立法例
（一）理论基础
任何权利都是有限度的，商标权同其他知识产权一样，不仅有地域性、时间性、专有性等限制，而且在其权利内容方面也要加以限制。世界各国不管是发达国家还是发展中国家，都不能将商标权视为一种绝对的不可限制的权利。[①]商标法本身也具有重要的公共利益目标。在他人对商标权人的商标进行非商标意义上的使用时，商标权人即无权干预；当他人行使自己的权利没有损害商标权人的利益，没有妨害商标权人行使自己的权利时，商标权人不得滥用其权利而禁止他人的合法行为。这也是防止商标权侵入公共领域所必须的。商标权限制与商标权保护范围具有对应关系，商标权保护范围限于禁止他人将商标用于标识商品来源的作用上，但不能禁止非商标意义上的使用。[②]商标正当使用制度，实质就是对商标权的权利限制，保护正当竞争者和消费者的利益，进而在商标权人利益和社会公共利益之间找寻到平衡点。
（二）相关立法例
我国2002年8月修订的《商标法实施条例》增设了商标权限制方面的内容，第四十八条规定了商标权的正当使用制度。该条被2013年修正的商标法所吸收，成为商标法第五十九条第一款的内容，即：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
TRIPS协定第17条原则性地规定了商标的正当使用制度：“成员可以规定对商标所赋予权利的例外，例如善意使用描述性词语等的合理使用之类，其条件是这样的例外应考虑商标所有者和第三方的合法利益。”
英国等国外诸多国家立法也对商标正当使用进行了规定。英国商标法第11条第2款规定，下列行为未构成对注册商标的侵权：（1）一个人使用自己的名字或地址，（2）使用关于种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、商品生产或服务提供日期或商品或服务的其他特点的说明，或（3）当有必要说明某一产品或服务的用途（尤其是附件和备用件）时，条件是这种使用是根据工商事务中的诚实原则进行的。德国商标和其他标志保护法第23条规定，商标或商业标志所有人应无权禁止第三方在商业活动中使用下列标志，只要不与普遍接受的道德原则相冲突：1.其名称或地址；2.与该商标或商业标志相同或近似，但与商品或服务的特征或属性，尤其是与其种类、质量、用途、价值、地理来源或商品的生产日期或服务提供日有关的标志；或者3.必须用该商标或商业标志表示一个产品或服务的用途，尤其是作为附件或配件。澳大利亚商标法第122条规定，在下列情况下不构成商标侵权：1.此人善意使用：（1）此人的姓名或此人的经营场所名称；（2）此人产业的原所有人的姓名或原所有人经营场所的名称。2.此人善意使用一标记，以标注：（1）商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或其他特征；（2）生产商品或从事服务的时间。3.此人善意使用商标以指出商品（特别是附件或零件）和服务的用途。4.此人使用商标作广告中的比较。5.此人根据本法授予的权利使用商标。
通过对上述国家立法例的分析，可以看出，不少国家建立了商标权正当使用制度，其中对地理来源的合理说明不被认为构成侵害商标权。地名作为注册商标受保护应仅限于在商标意义上使用，如果在标识产地的含义上进行描述性使用，则不应受到商标权的影响。
三、对地名商标正当使用的合法性判定
本案中，一二审法院均未正确认定商标的正当使用，缘于对商标正当使用的合法性判定标准没有全面而准确地进行把握。笔者以为，司法实践中判断是否构成对地名商标的正当使用，应当综合考虑以下几方面因素：
1.使用的目的。商标使用的目的是发挥识别作用，将自己经营的商品或服务与他人经营的商品或服务相区分。与该目的不同的是，地名商标的正当使用中，被诉侵权人使用诉争标识通常是为了说明其产品的产地、地理位置等要素，这种使用不是商标意义上的使用，而是描述性使用。对诉争标识使用目的的把握在判断是否构成地名商标正当使用中非常重要，究竟是为了善意地在合理限度内描述产品的产地还是为了攀附商标权人的商誉，是判断被诉侵权行为正当性的关键。
本案中，根据原审查明的事实，在历史上，台儿庄有“天下第一庄”的古称。最高法院再审查明台儿庄地区企业在其产品或者包装上普遍使用“御笔”及“天下第一莊”字样，主要系借用乾隆皇帝御笔，以御笔题写的“天下第一莊”指代台儿庄，因此台儿庄相关企业使用该御笔书写文字意在指明其所在地曾被乾隆皇帝御笔封为天下第一庄。穆柯寨公司在产品上使用“天下第一莊”亦属此性质。穆柯寨公司作为台儿庄地区的企业，在其相关产品上使用“天下第一莊”系将其作为台儿庄的别称，在地理标识的含义上使用这一标识，表明其产地来源是台儿庄，符合市场惯例，系属于善意的合理正当描述性使用，石家庄制酒厂无权禁止其使用。
2.使用的方式。即考量客观上的使用是否合理，是否突出使用商标标识。通常情况下，是否突出使用可以从商品外包装的字体字号、标识位置、排列方式、颜色搭配等方面来进行判断。对于意图搭商标权人便车、攀附商标权人商誉的情况，通常会采取突出使用与商标标识相同或近似的标识或者刻意在包装装潢等方面与商标权人的产品靠近。在审判实践中，往往存在一种认识的误区，认为字体较大即是构成突出的商标性使用。笔者以为，是否突出使用，需要结合案件多方面情况综合进行判断，不能仅根据字体大小来片面判断。比如涉案商标是特殊艺术字体，被诉侵权人用的标识字体即使不大，但如果用的字体与涉案的特殊字体完全相同，则难以界定为正当使用。比如在完整表述地名的时候，仅将与涉案商标相同的文字予以突出放大，其动机亦难谓正当。但本案中，穆柯寨公司使用的“天下第一莊”虽然与涉案商标的“天下第一庄”汉字读音、含义相同，但字体繁简明显不同，穆柯寨公司用的是乾隆御笔。而且，“天下第一莊”标识在酒盒的侧面，下面紧接着标注“【台儿庄古城】”字样。在酒瓶及酒盒上均载明生产商为穆柯寨公司；在酒瓶的正面，明确标注“第二届中国非物质文化遗产博览会纪念酒”，酒瓶的背面，标注“台儿庄古城”及相关图样。在酒盒的正面，标明了“穆柯寨及图”商标、酒精度、净含量、香型及生产商名称。从整体使用方式可以明显判定，穆柯寨公司并非突出使用涉案商标“天下第一庄”几个字，“天下第一莊”仅是一种对地名的必要的描述性使用，明显不具有商业标识的形式。
3.是否会导致相关公众产生混淆误认。有观点认为，正当使用系作为商标侵权的抗辩理由，在逻辑上不排除相关公众可能发生混淆，只是基于正当理由，注册商标人无权禁止，[③]故是否会导致相关公众产生混淆误认不应作为判断标准。对此笔者有不同意见。2013年商标法修正，第五十七条第（二）项参照国际条约的规定，采用了“容易导致混淆”的用词，在商标侵权判定中引入了“混淆的可能”。在法律上，依法注册的商标受法律保护，但应当以容易导致消费者发生混淆误认作为其权利的保护边界。在司法实践中，通常判定商标侵权的标淮亦为是否构成了混淆和误认。而且，将不构成混淆作为正当使用的成立要件，可以促使行为人更加规范谨慎地使用描述性词汇，尽量避免产生混淆，对于规范市场秩序是有意义的。因此，在侵犯地名商标商标权案件中，是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与地名注册商标有特定联系，应当构成判断是否构成正当使用的重要因素。
是否导致混淆误认，除了考量前述被诉侵权标识的使用目的和方式，还应当考量被诉侵权人自身商标的使用方式、知名度以及涉案商标的知名度等情况。本案中穆柯寨公司在酒盒正面和上方的明显位置标注了自己的“穆柯寨及图”商标及生产商名称，且“穆柯寨及图”商标本身系山东省著名商标，享有一定知名度。石家庄制酒厂未提供证据证明其“天下第一庄”商标的知名度。故综合来看，相关公众在施以一般注意的情况下，自然会认为被诉侵权产品标注的“天下第一莊”表明该产品来源于台儿庄，而不会产生该商品来源于石家庄制酒厂的混淆和误认。穆柯寨公司的使用行为有正当理由，且不会使相关公众产生混淆误认，属于法律规定的正当使用。
（案例刊登于《人民司法》2022年第11期）
[①]王莲峰：“我国商标权限制制度的构建---兼谈《商标法》的第三次修订”，载《法学》2006年第11期。
[②]冯晓青：“商标权的限制研究”，载《知识产权权利正当行使专题判解与学理研究》，中国大百科全书出版社2010年版，第210页。
[③]何怀文:《商标法：原理规则与案例讨论》，浙江大学出版社2015年版，第312页⁓第315页。
