诊断性评价与配置性评价，惯用手段的直接置换

逗爷 2023-01-07 19:29:40 344

诊断性评价与配置性评价，惯用手段的直接置换例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉方式改为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。由此可以看出，在《专利审查指南2010》中针对惯用手段的直接置换并没有做出明确的判定标准，且仅仅列出了螺钉固定和螺栓固定属于惯用手段的直接置换这一案例。在《专利审查指南2010》第二部分第三章第3.2.3节中，关于“惯用手段的直接置换”的规定如下：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。关键词：技术效果、惯用手段、置换、专利审查目前，在实用新型专利审查过程中，关于新颖性的判定，审查意见中经常会采用“惯用手段的直接置换”来判定对比文件中未出现的一些技术特征。但是针对“惯用手段的直接置换”的认定条件，以及如何避免被认定为惯用手段的直接置换，由于官方没有出具明确的法律依据，很多申

诊断性评价与配置性评价，惯用手段的直接置换(1)

来源：IPRdaily

作者：何红信顶峰知识产权

原标题：浅谈技术效果在“惯用手段的直接置换”认定中的重要性

摘要：本文从“惯用手段的直接置换”认定条件的角度出发，来论述技术效果在惯用手段接置换的认定过程中所起到的重要作用，从而在提交专利申请文件时，可以引起申请人对技术效果的注意，以提高专利的授权概率。

关键词：技术效果、惯用手段、置换、专利审查

目前，在实用新型专利审查过程中，关于新颖性的判定，审查意见中经常会采用“惯用手段的直接置换”来判定对比文件中未出现的一些技术特征。但是针对“惯用手段的直接置换”的认定条件，以及如何避免被认定为惯用手段的直接置换，由于官方没有出具明确的法律依据，很多申请人对此没有清楚的认识。本文从惯用手段的直接置换的认定条件和技术效果在惯用手段的直接置换认定中的作用来进行论述。

一、“惯用手段的直接置换”的认定条件

在《专利审查指南2010》第二部分第三章第3.2.3节中，关于“惯用手段的直接置换”的规定如下：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

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例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉方式改为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。由此可以看出，在《专利审查指南2010》中针对惯用手段的直接置换并没有做出明确的判定标准，且仅仅列出了螺钉固定和螺栓固定属于惯用手段的直接置换这一案例。

目前最权威的说法源自于国家知识产权局专利局复审和无效审理部的网站上公布的一些文章，在一定程度上体现了目前国家知识产权局对“惯用手段的直接置换”的认定条件。

（一）在国家知识产权局专利局复审和无效审理部的网站上，2016年03月08日，复审无效决定评析中发布了一篇新颖性评判中对惯用手段的直接置换的理解与适用的文章，此文章中公开了“惯用手段的直接置换”的认定条件，具体如下：

1、有待置换的两种技术手段所解决的技术问题相同。

2、该两种技术手段均属于申请日之前本领域解决所述技术问题惯常采用的技术手段。

3、无须对整体技术方案的其他组成部分作以改变，即可以将这两种惯用手段直接互相置换。

4、两者置换之后，整体技术方案所能实现的技术效果不发生改变。

（二）在国家知识产权局专利局复审和无效审理部的网站上，2018年11月09日，复审无效决定评析中发布了一篇浅析“惯用手段直接置换”的适用的文章，此文章中公开了“惯用手段的直接置换”的认定条件，具体如下：

1、对比文件应公开与区别技术特征相应的技术特征，即存在置换基础，当权利要求中的区别技术特征在对比文件中没有相对应特征的情况下，一般不适用惯用手段的直接置换。

2、相互置换的技术手段在各自技术方案中所起的作用应当是相同的。

3、相互置换的技术手段本身应当均为本领域解决相同技术问题惯常采用的技术手段。

4、置换后与权利要求中其他技术特征的关系不应被改变，也不会对技术方案中的其他要素提出不同的要求。

这两篇文章的作者均为国家知识产权局专利复审委员会的工作人员，上述认定条件在一定程度上上代表了目前国家知识产权局对于“惯用手段的直接置换”的认定条件；此外，两篇文章的认定条件在文字描述上虽然有区别，但是实质上表达了同样的认定条件，两篇文章中的时间上不同，可以看出国家知识产权局认定条件近年来保持一致。

二、技术效果在“惯用手段的直接置换”认定中的作用

（一）技术手段在技术方案中所起到的作用/技术效果是认定惯用手段的直接置换是否成立的重要依据。

以2018年11月09日最新公布的惯用手段的直接置换的认定条件为依据，其中第2条为“相互置换的技术手段在各自技术方案中所起的作用应当是相同的”。

该条所表达的意思为：在相互置换时的作用相同，不是指的两个相互置换的技术手段本身固有的作用相同，而是指两个相互置换的技术手段在技术方案中的所起到的技术效果相同。

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例如：螺栓和电磁铁本身的作用不同；若将两者均用于将铁制工件固定在机床上，那么在各自的技术方案中所达到的技术效果均为固定铁制工件的作用，那么两者仍然属于惯用手段的直接置换。

由此可见，在认定惯用手段的直接置换是否成立，技术手段在技术方案中所达到的技术效果，是重要的条件之一。若申请文件中缺少相应的技术效果，那么在认定惯用手段的直接置换是否成立时，没有不同的技术效果作为支撑，则很容易被认定为惯用手段的直接置换，因此，在专利申请文件中技术效果是比不可少的。

（二）技术手段在技术方案中所实现的技术效果越丰富，被认定为惯用手段的直接置换的概率越低。

一个技术手段在技术方案中可能起到多个技术效果，若其中一个技术效果是对比文件中对应的对象所不能实现的，“惯用手段的直接置换”就不再适用了，因此，专利申请文件中记载越多的技术效果，被认定为惯用手段的直接置换的概率越低。

2018年11月09日发布的浅析“惯用手段直接置换”的适用的文章中还提到了一起案例，案例的权利要求1：一种功能多种的两面刀，所述两面刀包括刀体，其特征在于：所述刀体一边设弧形刀口，刀体另一边设有锯齿刀口，刀体后端中部设有刀柄，在所述刀体上设有刮皮刀口和刮齿。在说明书的技术效果主要是实现了刀的多功能。

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对比文件公开了一种多功能菜刀，包括刀体，刀体的上下部各设置有刀刃与锯齿刀刃，刀体的后端中部连接有一刀把，所述刀体上设置有锅铲。技术效果记载了有效克服了现有菜刀所存在的功能过于单一的缺陷。

根据申请文件的记载，在驳回决定、驳回复审、北京知识产权法院一审和北京市高级人民法院终审均认定：“在刀体上设置刮皮刀口、刮齿”和“在刀体上设置锅铲”在各自技术方案中的技术效果均为实现了刀的多功能，满足“惯用手段的直接置换”的认定条件，最终专利被驳回。

笔者认为，若在提交的申请文件中，将“刮皮刀口、刮齿”在刀体中的技术效果描述的更丰富的话，而不单一的强调刀的多功能，也许会出现不同的结论；例如：从“刮皮刀口、刮齿在刀体位置设计上起到的技术效果”，“刮皮刀口、刮齿与刀刃与锯齿刀刃可以组成某些专用刀具”等角度出发多列举一些技术效果，若对比文件中刀具所实现不了其中一个技术效果，那么该专利申请被认定为“惯用手段的直接置换”的概率会降低很多。

（三）在答复审查意见时，技术效果越丰富在意见陈述中，获得通过的概率越高。

在实用新型审查过程中评判新颖性时，针对对比文件中未明确记载的技术特征，经常会将该技术特征列为惯用手段的直接置换。

在审查意见结论中，笔者总结出了惯用手段的直接置换的三类情形：

一是对比文件中存在明确的置换基础；

二是对比文件中隐含公开了置换基础；

三是不存在相应的置换基础。

无论是哪一类情形，只要在申请文件中记载了丰富的有益效果，在意见陈述时论点越多，获得通过的概率越高。

这里需要注意的是第三种类型，虽然在认证条件中明确了惯用手段的直接置换需要存在置换基础，但是在实际操作时与认定条件还是有一定的区别：

一方面是由于这个认定条件虽然是重要的参考依据，但并非官方出具的明确标准；另一方面由于实用新型只进行初步审查，往往只评判新颖性，评判新颖性需要符合单独对比的原则。

由于一篇对比文件中记载的技术特征有限，很难覆盖所有的惯用技术手段，申请文件中难免会有一些很常规且不会给技术方案实质带来明显影响的技术手段在最接近的对比文件中未被记载，这种情况给予授权显然不合理，但基于单独对比原则的限制，审查员通常仍会给予惯用手段直接置换的审查意见。

笔者在这方面认可国知局的上述处理方式，若因单独对比原则的限制，而导致本不应该授权的专利获得专利权，会导致垃圾专利泛滥，明显对公众不利。

此外，在实际操作过程中，由于标准不明确，在国知局下发的审查意见中，难免会出现一些误判的情况；若在申请文件中详细记载了相关技术手段的有益效果，可以很大程度上降低被误判的概率。

根据笔者的经验，下发惯用手段的直接置换的审查意见，大多是说明书中没有记载相关技术手段的技术效果，从字面上很难理解其可能存在一些不同的技术效果。若说明书记载了丰富的技术效果，即使下发了相关的审查意见，我们也可以基于不同的技术效果据理力争，获得较高的授权概率，尤其是不存在置换基础的两种类型获得授权的概率更高。

下面的案例为对比文件中不存在相应的置换基础情形，国知局下发了惯用技术手段直接置换的审查意见，由于申请文件中详细记载了相关的技术效果，且该技术效果是对比文件中所不能实现的，经过意见陈述后获得审查员的认可，最终被授予专利权，具体情况如下：

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权利要求1：一种阶梯式收纳玩具柜，其特征在于：包括阶梯式收纳玩具柜本体；所述阶梯式收纳玩具柜本体包括若干个呈阶梯式排列的玩具柜；所述阶梯式收纳玩具柜本体每一列的最上层的玩具柜的上表面设有收纳箱存放区，收纳箱存放区的侧部设有防止物品滑落的弹性隔离垫；每个玩具柜的底板上设有防滑槽，所述防滑槽内设有防滑垫；所述收纳箱存放区内设有防滑条纹，所述阶梯式收纳玩具柜本体的底部设有弹性橡胶垫。

权利要求1中的技术特征：防滑垫、防滑条纹以及弹性橡胶垫等均未被对比文件1所公开；并在说明书对技术效果进行了详细记载。

审查意见中审查员表达的观点为：防滑垫、防滑条纹以及弹性橡胶垫均属于惯用技术手段的直接置换。申请人在意见陈述书中结合技术效果说明了防滑垫、防滑条纹以及弹性橡胶垫等不属于惯用技术手段的直接置换，并获得了审查员的认可，最终获得专利权。若申请文件中没有对上述技术特征的技术效果进行详细记载，在答复时，则很难获得国知局的认可。

三、结语

在实用新型专利审查过程中，惯用手段的直接置换虽然有一个认定依据，虽然是国知局的重要参考，但毕竟该认定依据非官方出具的明确规定，在专利实际审查中也并非完全按照上述认依据来执行。

作为专利申请人，在提交的专利申请文件中应尽可能的提供丰富详细的技术效果，才能以不变应万变，从而降低创新点被认定为惯用手段直接置换的概率。当然，如果技术方案本身不具备技术创新，那么技术效果描述的再丰富也是徒劳的；因此，在申请人申请专利时，在保证有创新的条件下，尽可能在专利申请文件中记载丰富详细的技术效果。

参考文献：

[1] 国家知识产权局专利复审委员会、范明瑞、路剑锋、丁秀华和姜岩.浅析“惯用手段直接置换”的适用.国家知识产权局专利局复审和无效审理部网站.2018

[2] 顼晓娟.新颖性评判中对惯用手段的直接置换.国家知识产权局专利局复审和无效审理部网站.2016

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