商标常用英语术语（案说商标法使用创设的英文单词作为商标具有显著性）

商标常用英语术语（案说商标法使用创设的英文单词作为商标具有显著性）（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；商标法T57 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：【裁判要旨】本案被诉侵权人以涉案商标属于商品通用名称予以抗辩。经法院查明，商标权人使用创设的英文单词作为商标，并将音译之后的文字同样作为商标。通过商标权人多年的宣传及经营使用，均具备了相关知名度并在相关公众中形成了关联转换的印象，因此被诉侵权人在类似的服务上进行使用该商标构成商标侵权。【关联法条】

【说明】

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【裁判要旨】

本案被诉侵权人以涉案商标属于商品通用名称予以抗辩。经法院查明，商标权人使用创设的英文单词作为商标，并将音译之后的文字同样作为商标。通过商标权人多年的宣传及经营使用，均具备了相关知名度并在相关公众中形成了关联转换的印象，因此被诉侵权人在类似的服务上进行使用该商标构成商标侵权。

【关联法条】

商标法T57 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

【诉讼主体】

上诉人(原审被告)：甲公司

法定代表人：姜某，执行董事兼总经理。

被上诉人(原审原告)：乙公司

法定代表人：王某，总经理。

【基本情况】

上诉人甲公司公司(以下简称甲公司)与被上诉人乙公司(以下简称乙公司)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服上海市徐汇区人民法院【】号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年10月26日立案后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。

【上诉人甲公司请求】

撤销一审判决，改判驳回被上诉人一审全部诉讼请求。

事实和理由：

1．涉案商标在实际使用中丧失显著性，退化为通用名词。

2．上诉人所提供的服务与涉案商标的服务类别不构成类似。

3．上诉人未侵害第1【】5号“SLAMBALL”商标。

4．上诉人对“斯篮搏”文字的使用不构成商标性使用。

5．被上诉人具有在先使用“斯篮搏”的情形。

6．即使构成侵权，一审法院判赔金额明显过高。

【被上诉人乙公司辩称】

1．涉案商标具有明显的显著性，且在实际使用中未丧失显著性。

2．上诉人所提供的服务与涉案商标服务类别构成类似服务。

3．上诉人的行为侵害了第1【】5“SLAMBALL”注册商标。

4．上诉人不存在在先使用的情形。

5．一审法院确定的赔偿金额过低。

综上，请求驳回上诉，维持原判。

【一审认为】

基于前述认定事实，综合考量各方诉辩主张，本案存在如下争议焦点：

一、权利商标是否具有显著性，能否区分服务来源；

二、甲公司使用“斯篮搏”文字是否构成商标性使用，是否已构成对权利商标的侵害；

三、倘若构成侵害，则甲公司应承担的法律责任。

一、权利商标具有显著性，且实际使用中未见退化

权利商标中的第1【】5号注册商标虽由英文词汇Slam和Ball组合而成，但并非现代英文中的既有词汇。其中slam的中文直译为碰撞、猛击(动作)，描述篮球竞技技巧时是常以slamdunk的表述出现，可直译为灌篮。由构词可见，当第1【】5号注册商标与所核定的体育教育，组织体育比赛等服务相结合时，属于典型的暗示性商标，即其与核定服务没有直接联系，但以隐喻、暗示的方式向接受该商标信息的相关公众提示了所供具体服务的属性或特征，相关公众亦需施以必要想象和思考，方能理解其含义。因此SLAMBALL一词本身之于体育教育，组织体育比赛等服务而言，具有一定的显著性，能够区分特定的服务来源，该节事实完全可由其成功获得商标行政管理机关的核准注册予以佐证。而第1【】1号注册商标中的斯篮搏，系直接来源于SLAMBALL的中文译音，本身亦非现代汉语中的成例词，同样符合《中华人民共和国商标法》(以下至主文前简称为商标法)中对于商标(申请)予以核准的显著性要求。鉴于前述结论，无论是SLAMBALL，抑或斯篮搏词汇本身，均不具有对所标注之服务内容、功能及特征予以直接叙述或指代之意义。

诚如甲公司所言，无论在中国XX协会的文件，抑或大量新闻媒体报道中，确实将斯篮搏指向一种特定的竞技体育运动，甚至直接作为该项运动的代称使用，而此节即便是在乙公司经实名认证的微博宣传中亦不例外。但仅凭上述事实，仍无法径行得出“权利商标虽经核准注册，但因后续使用中显著性发生明显退化，无法发挥区分服务来源”的结论。一审法院注意到，无论是前述协会文件，新闻媒体报道，还是网络微博宣传，几乎无一例外地存在乙公司(其管理人员)深度参与的身影，这一举措直接使得表述中以斯篮搏指代的特定竞技运动指向乙公司。相关公众完全可以通过获悉项目信息，甚至实地参与活动，鲜明感知到该项运动与乙公司间的指向联系。倘若说先天本不具备叙述含义的斯篮搏，基于核准后的使用宣传，产生了指代特定竞技运动之功能的话，那么其原本作为商业标识对外彰表，区分服务来源的作用并不会因此而当然丧失，究其原因正是基于乙公司的积极推广与大力宣传，此举不但使得相关公众形成了将斯篮搏与特定竞技运动彼此关联的认知，亦能够明确感知该运动项目的服务系由乙公司具体提供。也就是说，乙公司通过长期不辍的参与、推动，使得斯篮搏注册商标的区分功能得以强化，具有并保持了独立于指代特定竞技运动的标识意义。有鉴于此，一审法院认定包括第1【】1号注册商标在内的权利商标显著性未见退化，甲公司的对应抗辩主张过于片面，一审法院不予采纳。

至于甲公司辩称，乙公司不应凭借享有的商标专用权而对特定运动名称独占垄断一节。诚然，我国商标法与其他知识产权部门法一样，同样具有着平衡权利人垄断性权利与保障公众自由利用社会资源的规范价值。一审法院注意到，斯篮搏作为一项新兴的竞技体育运动，目前在我国正处于关键的初创推广阶段。将此种既保留有现代竞技体育对抗性，亦因技巧展示而极富观赏性的运动项目引入我国，持续推广并为公众广泛了解和参与喜爱，是利于总体社会福祉增进的有益之举。而实现这一目标的过程中，乙公司作为社会力量代表和忠实的推动者，所付出市场资源与商业努力或难以或缺，尤其是其对该项体育运动科学化、规范化、安全化所做出的实质性贡献，将会为体育行政主管机关的推广工作提供颇多助力。有鉴于此，正如新闻媒体报道中自由使用“斯篮搏”词汇不构成商标侵权一样，乙公司的确无法对特定运动名称享有一律排除他人使用的权利，但乙公司在一系列商业运作过程中所辛勤累积于权利商标之上的商誉则归其独有，不属于可供公众自由利用的内容。倘若其它市场经营主体未经许可对其加以商业利用牟利，则将构成对权利商标专用权的侵害。

二、甲公司构成侵权

(一)对斯篮搏标注构成商标使用

商标法规定的商标使用，是指将商业标识用于商业活动中，并对相关公众起到区分商品或服务来源作用的使用。换言之，满足如下两项要件即应视为商标性使用：一、必须将标识实际用于商业活动中；二、能够使相关公众藉此区分商品或服务的来源。

本案中，“斯篮搏”被使用在甲公司经营场馆所提供的体育服务中，应视为实际投入商业活动的要件已获满足。至于其是否发挥识别功能，应着重考察接受该商标信息之相关公众的感知，而不以使用者的主观意愿为转移。一审法院注意到，结合公证固定事实，在特定蹦床区的公告标题处载有的“斯篮搏篮球”字样，醒目且易于识别，可视为甲公司将之与具体蹦床篮球运动服务相结合的展示。该种使用方式，不仅明确地向公众传递出拟接受的服务内容为斯篮搏篮球运动，亦会将服务来源指向甲公司，故标注斯篮搏文字已构成商标意义上的使用。与之同理，“大众点评霸王餐”栏目中的“动霸CHUA蹦床派对团建乐园—价值504元3小时体验免费抢”，携程旅行网中“动霸CHUA蹦床乐园”，父母邦网站中“动霸CHUA蹦床派对团建乐园”，“魔都Sol”网易号中“抖音超火蹦床乐园惊现魔都，占地1000m，40＋玩法让你嗨一整天。”等推文，以及涉案公众号中对于斯篮搏文字的使用，均发挥了指示服务来源于甲公司的作用，故同样构成商标意义上的使用。

(二)足以导致相关公众误认、混淆

商标法规定，未经商标注册人的许可，在类似服务上使用与其注册商标相同商标，或使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属侵害注册商标专用权的行为。

一审法院注意到，甲公司不但在场地入口公告标题处使用斯篮搏文字，其下内容中还载有关于斯篮搏运动的源起，创始人情况等一系列介绍，其内容与乙公司相应的宣传高度契合，浏览公众即便在对乙公司之于斯篮搏运动关系有所了解的情况下，亦足以产生甲公司与乙公司彼此间具有授权许可关系或其他商业合作的误认；无独有偶，甲公司在运营的涉案公众号中发布“从欧美流行到国内，时下火爆的蹦床运动，终于进驻魔都了。”“……完成你的扣篮梦，风靡欧美的‘斯篮搏’全场哦”“蹦床篮球区……斯篮搏有没有听过？可以大灌篮的全场。从欧美风靡席卷全球～”“蹦床篮球区，上海唯一的标准‘斯篮搏’场地……”等一系列信息，亦同样会产生误导相关公众的混淆效果。综上，一审法院认定甲公司前述在类似服务上商标性使用斯篮搏文字的行为，已构成对权利商标中第1【】1号注册商标专用权的侵害。

另需予以指出的是，第1【】5号注册商标尽管与甲公司使用的斯篮搏文字存在形式差异，但考虑到乙公司在宣传、推广所承办赛事过程中，常常将两枚互为音译的权利商标伴随使用，且已附着有较高的知名度，并均可将相应服务稳定地指向乙公司及XX机构，故相关公众已能够于内心中将第1【】5号注册商标与表达呼叫的中文“斯篮搏”形成关联转换的抽象记忆，即突破了“形式差异”的“符号思维”框架，彼此可以被认定为构成近似。有鉴于此，与前述同理，因未经权利人许可，在类似的服务上使用了与注册商标近似的标识，且足以导致误认、混淆，甲公司的行为同样已构成对第1【】5号注册商标专用权的侵害。

此外，鉴于乙公司已明确，在商标侵权主张获得支持的情况下，关于仿冒不正当竞争即不再主张。该选择系其对自身诉讼权的依法处分，一审法院予以尊重。

(三)第三方平台信息的性质及后果归属

与前述同理，因第三方平台中包含“斯篮搏”的信息已足以导致相关公众产生误认、混淆，故相应的使用已构成对权利商标的侵害。至于甲公司辩称，位于大众点评网站等第三方平台上包含“斯篮搏”文字的信息内容并非其发布，与其无关一节。一审法院注意到，大众点评网站中的诸多场馆细节介绍与甲公司涉案公众号中刊载的宣传内容相吻合，尤其是用于直接联系的预约电话1331015XXXX亦与涉案公众号中的对应记载一致；而携程旅行网、父母邦、“魔都Sol”网易号中虽未记载相同预约电话，但宣传表述多处与涉案公众号刊载用语在细节上相同。有鉴于此，虽无直接证据佐证甲公司于第三方平台自行发布了前述信息，但溯源诸般细节要素一并整体考量可能的获利归属，甲公司难脱干系。据此，在无证据佐证确有客观障碍足以阻断合理关联的情况下，一审法院推定涉案第三方平台上所刊载信息产生的侵权责任应归属于甲公司。

三、民事法律责任

(一)停止侵权

《中华人民共和国民法典》规定，侵害民事权益的，应当承担停止侵权的法律责任。鉴于甲公司未举证证明全部涉案被控侵权行为均已停止，故其应当承担停止侵权的法律责任。

(二)刊载声明、消除影响

鉴于甲公司的商标侵权行为已足以误导相关公众造成混淆，因此确有必要采取刊载声明、消除影响的方式对涉案事实予以澄清。考虑到侵权的范围及其影响，乙公司主张在《中国体育报》上刊载相应声明、消除影响并无不当，一审法院予以支持。

(三)经济损失赔偿

鉴于乙公司未就因甲公司实施商标侵权行为造成之实际损失或甲公司的违法所得向一审法院提供证据予以证明，现其要求按照法定赔偿方式确定赔偿金额，一审法院予以支持。一审法院在适用法定赔偿时，综合全案证据情况，重点考量如下因素：

1．权利商标经长期宣传、推广，已负载由相某，尤其传递出乙公司主持参与的情况下，斯篮搏运动可确保在规范、安全、有序状态下开展的质量保障信息；

2．甲公司作为一家主营蹦床运动项目的专业经营主体，就同属蹦床项目的斯篮搏运动溯源作出了较为清晰、准确的介绍，其不知晓权利商标及乙公司存在的几率较低；3．甲公司宣传、推广的动霸CHUA蹦床乐园中包含有多款不同运动项目，而侵权内容并未以有别于而其他项目的方式予以重点突出，仅作为甲公司众多营利的卖点之一加以宣传。此外，一审法院还将考量甲公司的经营规模、侵权信息发布平台、频次、阅读量、存续期间及可能产生的合理影响范围等因素，对赔偿金额酌情予以确定。

(四)合理费用支出

鉴于本案系因甲公司实施侵害权利商标专用权的行为所致，且该侵害行为与乙公司为本案诉讼所支出的维权合理费用之间具有因果关系，故相应费用理应由实施侵权的甲公司予以承担。

在具体金额方面，因公证费确属认定侵权行为所需，故一审法院按照对应发票所载金额全额予以支持。至于律师费，一审法院则参照相关律师收费标准，考量乙公司代理律师的实际工作量、案件诉讼标的额及其与实际判赔之比例，酌情予以支持。

综上，依据《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第一项、第八项、第十项，《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项，第六十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、第十六条第二款、第十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十二条规定，一审法院判决如下：

1．甲公司于判决生效之日起，停止侵害第1【】5号、第1【】1号注册商标专用权的行为；

2．甲公司于判决生效之日起十日内，就侵害注册商标专用权的行为于《中国体育报》非中缝位置刊载声明、消除影响；

3．甲公司于判决生效之日起十日内，赔偿乙公司经济损失180，000元；

4．甲公司于判决生效之日起十日内，赔偿乙公司维权合理支出20，000元；

5．驳回乙公司的其余诉讼请求。

【二审认为】

根据双方当事人在二审期间的诉辩意见，本案的主要争议焦点在于：

1．涉案商标是否已构成通用名词。

2．上诉人所提供的服务与涉案商标的服务类别是否构成类似。

3．上诉人对“斯篮搏”文字的使用方式是否构成商标性使用，是否侵害第1【】5号“SLAMBALL”商标专用权。

4．被上诉人是否具有在先使用“斯篮搏”的情形。

5．在侵权成立的前提下，一审法院确认的判赔金额是否适当。

关于第一个争议焦点，本院认为，在侵犯商标专用权案件中，被诉侵权人以涉案商标属于商品通用名称予以抗辩的，应举证证明自己的主张，其可以提交字典、工具书、国家或者行业标准、相关行业组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据、其他主体在同种商品上使用该商标标志的证据等予以证明。

本案中，上诉人并未提交充分的证据证明“斯篮搏”一词为法定或约定俗成的通用名称。包括上诉人所提交的证据在内的在案证据虽存在将“斯篮搏”一词指向某种特定运动的情形，但上述所有证据所体现的事实中均有被上诉人深度参与其中。正是由于被上诉人的大力宣传及推广，不但使得公众逐渐了解“斯篮搏”与特定运动存在某种联系，也使得了解该运动的公众建立了被上诉人提供与该特定运动相关的服务的认知。本院认同一审法院关于涉案商标不存在显著性退化的商标通用化情形的观点。对于上诉人的此项上诉理由，本院不予采纳。

关于第二个争议焦点，本院认为，认定被诉侵权行为所涉的服务是否与涉案商标服务类别构成类似并非仅依据尼斯分类表，而是从服务主体、服务目的、服务手段、服务内容等方面进行综合认定。本案中，涉案两个商标的核定的服务类别均为第41类中的体育教育、组织体育比赛等，而上诉人在其经营的运动场馆内提供蹦床篮球项目服务，从该服务所对应的主体、手段、目的、内容等方面来看，该蹦床篮球项目服务与涉案两个商标核定的服务类别构成类似。

关于第三个争议焦点，上诉人认为其对“斯篮搏”文字的使用不属于商标性使用的部分理由源于其主张“斯篮搏”已成为特定运动的代称，对于该部分抗辩的评判本院已在第一个争议焦点中予以阐述，在此不再重复。商标性使用的判断以是否用于识别商品来源为标准。本案中，上诉人对于“斯篮搏”文字在场馆告示牌及宣传用语中的使用起到了将服务来源指向上诉人的作用，该作用并不因其将“斯篮搏”文字与其他词语联合使用或在使用时配上自有的其他标识而消除。至于上诉人所称的其仅使用中文“斯篮搏”文字，没有使用英文“SLAMBALL”文字，故不构成对涉案英文商标的侵害的辩称，本院认为，英文“SLAMBALL”为自行创设的组合词而非既有词汇，中文“斯篮搏”本身并无明确的中文含义仅是英文“SLAMBALL”一一对应直接音译的表达形式，两个商标通过被上诉人多年的宣传及经营使用，均具备了差不多的知名度并在相关公众中形成了关联转换的印象。本院认同一审法院关于上诉人使用“斯篮搏”中文文字的行为亦足以导致混淆误认，构成对被上诉人第1【】5号“SLAMBALL”商标专用权的侵害的观点。

关于第四个争议焦点，在先使用抗辩指的是在商标注册前已有使用的情形，如本院在二审新证据的认证部分所述，上诉人的证据仅能证明其第一家场馆的开业时间为2018年6月左右，而涉案两个商标的注册时间分别为2013年及2016年，并无证据证明上诉人使用“斯篮搏”文字的时间早于涉案两个商标的注册日。对于该项抗辩，本院不予采纳。

关于第五个争议焦点，一审法院综合考虑权利商标的知名度、侵权行为的性质及后果、维权的实际情况等因素酌情确定赔偿数额及合理费用，所考虑的因素已较为全面，本院予以认同。

综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，可予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本判决为终审判决。